BOLIVIA, ECUADOR, COLOMBIA Y PERÚ
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA COEXISTENCIA DE HECHO DE MARCAS COMO INDICIO DE AUSENCIA DE CONFUSIÓN
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expidió una interpretación prejudicial dentro del Proceso 438-IP-2016, reiterando que la coexistencia de hecho de marcas (o coexistencia pacífica) por varios años puede ser un indicio de ausencia de riesgo de confusión o de asociación.
Si bien se resaltó que la coexistencia por sí misma no es concluyente para determinar la inexistencia del riesgo de confusión o de asociación, se manifestó que sí es un indicio cuando una marca registrada ha estado presente en el mercado por un periodo considerable y efectivo de tiempo junto con otro signo sin que haya habido inconvenientes entre ellos.
Se mencionó que al llevar a cabo el análisis de registrabilidad es necesario hacer un análisis prospectivo (analizando el futuro para determinar si los consumidores pueden llegar a confundirse) y retrospectivo (revisando el pasado).
Se manifestó que quien alegue la coexistencia puede aportar pruebas para demostrar la ausencia de confusión, tales como estudios de diferenciación por parte de los consumidores y las personas que participan en los canales de distribución, o pruebas que demuestren que los signos han compartido el mismo escenario de publicidad efectiva como revistas especializadas o eventos deportivos y musicales.
El Tribunal enunció los siguientes requisitos que deben cumplirse para que la coexistencia pueda tener efectos en el análisis de registrabilidad:
- La coexistencia debe ser pacífica. No pueden haber existido reclamos privados ni procesos administrativos o judiciales entre los titulares en los que se advierta el riesgo de confusión o de asociación.
- Es necesario que la coexistencia ocurra en el mismo mercado físico o virtual, de lo contrario no estaríamos frente a una coexistencia pacífica. Por lo tanto, los signos tienen que compartir un espacio geográfico o virtual en el que se intercambien bienes y servicios.
- Para su efectiva incidencia en la percepción por parte de los consumidores, la coexistencia debe presentarse por un periodo prolongado de tiempo. El lapso será evaluado por la autoridad competente según la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en aparente conflicto. Lo anterior, ya que no puede darse el mismo tratamiento a las marcas que amparan productos estacionales o de temporada, productos de lujo o productos de consumo masivo, por ejemplo.
- La coexistencia no puede presentarse para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal.
- Es preciso complementar la coexistencia con otros elementos que permitan generar una convicción total de la inexistencia del riesgo de confusión o de asociación para los consumidores.
