PERÚ
NUEVOS CRITERIOS PARA LA CANCELACIÓN PARCIAL POR NO USO DE UNA MARCA
De acuerdo al artículo 165 de la Decisión 486, es posible cancelar el registro de una marca por no uso cuando la misma no se hubiere utilizado en el mercado por su titular o licenciatario, dentro de los tres años anteriores a la presentación de la acción. Es importante tener en cuenta que la Oficina de Marcas puede ordenar la cancelación parcial, si considera que la falta de uso solo afecta ciertos productos o servicios.
Con relación a las cancelaciones parciales, el INDECOPI advirtió que entre los productos o servicios que pertenecen a un mismo género no necesariamente existe similitud y en consecuencia se debe tener en cuenta el tipo de pruebas de uso que presente el titular. Así, el uso probado no se hará extensivo automáticamente a los productos o servicios del mismo género.
Según el INDECOPI, la interpretación de la norma andina se debe ceñir a los productos o servicios cuyo uso logre demostrarse pero no para aquellos similares. Lo anterior modifica los criterios anteriores establecidos en la Resolución No. 1183-2005/TPI-INDECOPI, que establecía que debía mantenerse vigente el género de productos o servicios comprendidos en el registro de una marca, siempre que se acreditara el uso para identificar por lo menos un producto o servicio, así este no estuviera incluido específicamente en la cobertura.
En consecuencia, se expidió la Resolución No. 2076-2016/TPI-INDECOPI estableciendo que en las acciones de cancelación donde se acredita el uso de una marca para un producto o servicio que no se encuentra específicamente detallado en la lista de productos o servicios, se deberán probar los siguientes aspectos:
- Si el producto o servicio se encuentra comprendido dentro de un género de productos o servicios distinguidos expresamente por la marca.
- Si el producto o servicio guarda similitud con los demás productos o servicios comprendidos dentro del género.
